Por André Piteira, Associado sénior na área de Propriedade Industrial e Intelectual da Garrigues
Depois de um longo e atribulado percurso, o Tribunal Unificado de Patentes (“TUP”) deverá ficar operacional a partir de 1 de junho de 2023, com a entrada em vigor do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (“UPCA”). Até lá, os atuais titulares de Patentes Europeias deverão aproveitar para refletir – se não o fizeram já – se o TUP constituirá, ou não, um potencial aliado na sua estratégia de proteção das suas invenções.
A entrada em vigor do UPCA marcará também a entrada em cena de um novo meio de proteção de patentes na Europa, a Patente Europeia com efeito unitário, prevista e regulamentada no Regulamento (UE) n.º 1260/2012 do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, e que vem complementar os meios já existentes de proteção por patente – nomeadamente, a via nacional e a via da Patente Europeia “clássica”.
O TUP terá competência exclusiva nos Estados Contratantes que ratificaram o UPCA – atualmente 17, incluindo Portugal – não só quanto a litígios que envolvam as novas Patentes Europeias com efeito unitário, mas também quanto às Patentes Europeias “clássicas” e aos certificados complementares de proteção (“CCP”), sendo constituído em primeira instância por uma divisão central (com sede em Paris), bem como por divisões locais (criadas por um Estado-Membro contratante) e regionais (criadas por dois ou mais Estados-Membros contratantes), e um Tribunal de Recurso (com sede no Luxemburgo). Portugal, e mais concretamente a cidade de Lisboa, terá uma divisão local do TUP e a sede do Centro de Mediação e Arbitragem de Patentes previsto no UPCA.
A competência do TUP estender-se-á a um largo espectro de ações, assumindo particular relevância as ações de infração e as ações tendo em vista a declaração de nulidade de patentes e CCPs.
Se relativamente às Patentes Europeias com efeito unitário a competência do TUP não poderá ser afastada, no que toca às Patentes Europeias “clássicas” encontra-se previsto um mecanismo de opt-out.
Através deste mecanismo, os titulares ou requerentes de uma Patente Europeia “clássica” terão a possibilidade de afastar (opt-out) a competência exclusiva do TUP, desde que o façam durante um período transitório de sete anos após a entrada em vigor do UPCA (período este que poderá eventualmente vir a ser prorrogado por até mais sete anos).
De referir, no entanto, que o mecanismo de opt-out só estará disponível se ainda não tiver sido intentada, relativamente a uma determinada Patente Europeia “clássica” ou CCP, nenhuma ação junto do TUP. Por esta razão, assume particular relevância o designado Sunrise Period, com data de início a 1 de março de 2023, e que permitirá aos titulares de Patentes Europeias “clássicas” e CCPs fazerem o opt-out do sistema em momento anterior à entrada em vigor do UPCA – e de início de operações do TUP – a 1 de junho de 2023.
O mecanismo de opt-out será especialmente relevante para os titulares/requerentes de Patentes Europeias “clássicas” e de CCPs que desejem manter potenciais litígios (em particular, os de infração ou de nulidade) relativos a estes direitos fora da jurisdição do TUP.
Sendo de prever que o TUP venha a possibilitar um enforcement mais fácil e eficaz destes direitos (sobretudo em litígios que envolvam múltiplas jurisdições) e que traga uma maior uniformidade nas decisões, o mesmo não deixa de ser um órgão jurisdicional inteiramente novo e por testar.
De igual modo, este novo sistema poderá acarretar um risco acrescido para os titulares/requerentes de Patentes Europeias “clássicas” e de CCPs, na medida em que estes direitos poderão agora ser declarados nulos pelo TUP, no âmbito das respetivas ações de declaração de nulidade, em todos os Estados-Membros Contratantes do UPCA (até aqui, as ações de declaração de nulidade destes direitos tinham de ser intentadas em cada um dos territórios onde se encontrassem validadas).
Caberá, assim, aos titulares destes direitos fazerem uma análise cuidada do seu portfolio e decidirem se deverão ou não afastar a competência do TUP durante o período transitório, devendo aqui atender-se, entre outros fatores, ao valor económico que uma determinada patente tem para o seu titular, ao número de mercados em que opera, ou ainda à “robustez” da patente face a potenciais ataques de terceiros. Um exemplo paradigmático de uma situação em que os titulares de direitos deverão ponderar a opção de opt-out será, porventura, a circunstância de já ter existido, ou de se encontrar pendente, algum ataque à validade do direito, nomeadamente em processo de oposição junto do Instituto Europeu de Patentes, e de o mesmo ter um valor económico elevado para o seu titular.
Reflexões às quais se deverá, portanto, reservar o devido tempo.
